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Perguntas frequentes - Transferência de tecnologia

por CGCOM última modificação 28/04/2015 16h42

Por que fazer contratos envolvendo propriedade industrial e tecnologia?

Quais são os tipos de contratos que o INPI averba ou registra?

Quais são os efeitos da averbação?

Como é definido o valor contratual?

É obrigatório o registro do contrato de franquia no INPI?

- Qual lei rege o sistema de franquia e o que é Circular de Oferta?

- A marca é importante no sistema de franquia?

- Onde posso fazer o pedido?

- Quem pode requerer averbação?

- Quanto custa?

Qual é a documentação a ser apresentada em um pedido de averbação?

- Qual o tempo de tramitação para decisão do INPI?

- Quais são os serviços que não são caracterizados como transferência de tecnologia?

- Como fazer para realizar os pagamentos ao exterior decorrentes das aprovações dos contratos de tecnologia pelo INPI?

O INPI pode ajudar no processo de transferência de tecnologia?

 

Por que fazer contratos envolvendo propriedade industrial e tecnologia?

Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa, ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Pode ainda preferir adquirir conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial. Para que estas transações sejam seguras e permitam a realização do pagamento ao exterior, existem contratos que devem ser averbados e/ou registrados no INPI.

Os tipos de contratos existentes são as cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de tecnologia (know-how).  Também são registradas as franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros.

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Quais são os tipos de contratos que o INPI averba ou registra?

Os contratos averbados ou registrados no INPI são: 

Licença para exploração de patente e desenho industrial - contratos para autorizar terceiros a explorarem o objeto da patente ou do desenho industrial.

Licença para uso de marca - contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país.

Fornecimento de tecnologia - contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial (know how).

Serviços de assistência técnica e científica - contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

Franquia - envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994).
 
Cessão de patente, desenho industrial e marca - envolve a transferência de titularidade e é passível de averbação quando envolver remuneração e o titular do direito for domiciliado no exterior.

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Quais são os efeitos da averbação?

Legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada;
Permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica;
Produzir efeitos perante terceiros.

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Como é definido  o valor contratual?

Nos contratos de licenciamento de patente, desenho industrial e marca os tipos de pagamento usualmente negociados são: percentual incidente sobre o preço líquido de venda e valor fixo por unidade vendida; nos de fornecimento de tecnologia a remuneração é estabelecida de acordo com a negociação contratual, devendo ser levado em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.

Já nos contratos de serviços de assistência técnica será exigida a explicitação do custo em função da taxa dia/hora detalhado por especialização do técnico e o valor total do serviço, ainda que estimado. Nos contratos de franquia a remuneração usualmente estipulada é: taxa de franquia, taxa de royalties (percentual sobre o preço liquido de venda ou do faturamento); taxa de publicidade, além de outras taxas.

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É obrigatório o registro do contrato de franquia no INPI?

O registro é necessário para os contratos cujos franqueadores são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos, sendo facultativo para contratos internos, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros.

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Qual lei rege o sistema de franquia e o que é Circular de Oferta? 

A Lei nº 8.955 de 15/12/94 rege o sistema de franquia.

A Circular de Ofertas constitui uma das exigências da Lei Brasileira, 8.995/94 (artigo 3º), exige que o franqueador entregue ao franqueado dez (10) dias antes da assinatura do contrato definitivo para análise. Neste documento deverá constar o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrações financeiras da empresa, perfil do "franqueado ideal", situação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI das marcas ou patentes e outros itens.

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A marca é importante no sistema de franquia?

Sim. A marca é o maior patrimônio do franqueador.

No sistema de franquia, assim como no sistema unitário, a marca é a propaganda do negócio. Ela é o elo da rede de franquia. É bom lembrar que uma falha do franqueado afetará toda a rede, assim como a marca.

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Onde posso fazer o pedido?

O pedido pode ser feito no INPI ou na representação da Autarquia no seu estado. Você também pode fazer a solicitação por via postal (Rua Mayrink Veiga, 09, 21º andar - Centro do Rio de Janeiro, CEP: 20090-910). 

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Quem pode requerer averbação?

Qualquer das partes contratantes.

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Quanto custa?

As taxas relativas aos Requerimentos de Averbação de contratos podem ser obtidas acessando o submenu Taxas, dentro do menu Transferência de Tecnologia. 

Todos os requerimentos tem uma redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios.

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Qual é a documentação a ser apresentada em um pedido de averbação?

Para solicitar o serviço, o requisitante deve providenciar os seguintes documentos:

 Formulário de requerimento de averbação (devidamente preenchido);
Guia de Recolhimento da União (GRU) - paga;
Procuração; 
Carta explicativa;
Contrato e aditivo ou fatura; 
Traduções (de toda documentação em língua estrangeira); e
Ficha de cadastro da(s) Empresa(s) Cessionária(s) Brasileira(s).

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Qual o tempo de tramitação para decisão do INPI?

 30 dias, a contar da data de publicação da petição ou pedido de averbação na RPI, conforme Artigo 211, parágrafo único, Lei nº 9.279 de 14/05/96.

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Quais são os serviços que não são caracterizados como transferência de tecnologia?

 Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96 alguns serviços técnicos especializados são dispensados de averbação pelo INPI. Segue lista não exaustiva desses serviços:

 Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos;
Homologação e certificação de qualidade de produtos;
Consultoria na área financeira;
Consultoria na área comercial;
Consultoria na área jurídica;
Consultoria visando participação em licitação;
Serviços de marketing;
Consultoria remota, sem a geração de documentos;
Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (software);
Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
Licença de uso de programa de computador (software);
Distribuição de programa de computador (software);
Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

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Como fazer para realizar os pagamentos ao exterior decorrentes das aprovações dos contratos de tecnologia pelo INPI?

Para remeter moeda estrangeira como pagamento que envolva direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia é necessário que a empresa formalize um contrato e o submeta a averbação do INPI.

Após a emissão do respectivo Certificado de Averbação a empresa poderá, de acordo com a Resolução BACEN nº 3.844/2010 e Regulamento anexo III, proceder ao Registro Declatório Eletrônico - Registro de Operação Financeira (RDE/ROF) por transferência de tecnologia, acessando o SISBACEN, por intermédio de uma instituição financeira ou por meios próprios.

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O INPI pode ajudar no processo de transferência de tecnologia?

O INPI também realiza serviço de assessoria às empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou para obter licenciamento no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes modalidades:

 Tecnológica 

Elaborando estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia - nos setores industriais e de serviços, baseados nas averbações efetuadas pelo INPI - colocando à disposição do governo e dos interessados, visando dar subsídios à formulação da política setoriais e governamentais específica.
Elaborando, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de fornecimento de tecnologia (know-how), dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional - a pedido da parte interessada. 

Contratual 

Colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, visando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada.
Colhendo dadas e estatísticas quanto à forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional - colocando-os à disposição dos interessados. 

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