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Patent Prosecution Highway

por CGCOM última modificação 21/01/2020 10h15

Apresentação

Com o Patent Prosecution Highway (PPH), após um instituto de patentes parceiro considerar a matéria de um pedido de patente patenteável, torna-se possível priorizar o pedido de patente do mesmo invento e titular no INPI.

O PPH, através do uso de todas as informações relacionadas com a pesquisa ou exame dos Escritórios de Primeiro Exame (OEE), auxilia os depositantes em seus esforços para obter direitos patentários com maior segurança jurídica e de modo mais eficiente em diversos países. Além disso, o projeto procura otimizar o exame dos principais escritórios de patente no mundo.

Em 30 de novembro de 2019, os projetos-piloto de PPH serão terminados e, a partir de 1º de dezembro de 2019, iniciar-se-á um novo projeto-piloto, com requisitos padronizados. Há uma única resolução que disciplinará todos os acordos PPH. 

IMPORTANTE: as descrições do objeto da petição do PPH serão alteradas a partir do início do novo projeto-piloto. As GRUs geradas para o serviço Exame colaborativo prioritário (277) com objetos da petição referentes aos PPH-USPTO, PPH-JPO, PPH-PROSUL, PPH-EPO, PPHSIPO, PPH-UKIPO e PPH-DKPTO podem ser utilizadas somente até o dia 30 de novembro de 2019 e não serão aceitas a partir de 1º de dezembro de 2019. Veja o comunicado aqui

 

Arcabouço legal

InstrumentoEmentaPortEngl
Resolução INPI / PR nº 252/19 (republicação)
Institui o Projeto-piloto PPH.
ícone do acordo
ícone do acordo
Portaria INPI / DIRPA nº 15/19 Estabelece os critérios de recepção de requerimentos do Projeto-piloto PPH.  ícone do acordo ícone do acordo
Instrução Normativa DIRPA nº 01/19 Estabelece os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente. ícone do acordo ícone do acordo
Guia do Usuário
Orientações para o Requerimento de PPH para Processos para Proteção dos Direitos Relativos à Propriedade Industrial Mediante Concessão de Patentes. 
ícone do acordo

 

Acordos PPH assinados pelo INPI na nova modalidade

BandeiraPaís / RegiãoInstituto ParceiroAcordo de CooperaçãoData de InícioData de TérminoCarta de Término
Bandeira Japão Japão JPO (JP) MOC PPH INPI-JPO 01/12/19 30/11/21 - X -
Argentina Argentina INPI (AR) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Chile INAPI (CL) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Colômbia Colômbia SIC (CO) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Costa Rica Costa Rica SENADI (CR) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Dinamarca Dinamarca DKPTO (DK) MOU PPH INPI-DKPTO 01/12/19 30/11/24 - X -
El Salvador CNR (SV) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Equador Equador IEPI (EC) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Nicarágua RPI (NI) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Panamá DIGERPI (PA) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Paraguai Paraguai DINAP (PY) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Peru Peru INDECOPI (PE) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Uruguai Uruguai DNPI (UY) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
EPO Europa EPO (EP) MOU PPH INPI-EPO 01/12/19 30/11/24 - X -
Bandeira EUA EUA USPTO (US) MOU PPH INPI-USPTO 01/12/19 30/11/24 - X -
Bandeira UK Reino Unido UKIPO (UK) MOU PPH INPI-UKIPO 01/12/19 30/11/24 - X -
República Dominicana ONAPI (DO) MOU PPH PROSUL 01/12/19 30/11/24 - X -
Bandeira China China CNIPA (CN) MOU PPH INPI-CNIPA 01/01/20 31/12/24 - X -
Bandeira AU Áustria APO (AU) MOU PPH INPI-APO 01/02/20 31/01/25 - X -

 

Estatísticas   

 

 Apresentações

DiaEventoRealizaçãoApoioLocalParticipantesArquivoEnglish
29/nov/19 Webmeeting INPI Interfarma; Atitude Produções Visuais Atitude Produções Visuais (SP) Aberto Ícone de apresentação
13/nov/19 Palestra INPI INPI (RJ) ABAPI; ABPI; ASPI; Interfarma Ícone de apresentação Ícone de apresentação


Perguntas & Respostas

* Por que o INPI está modificando os procedimentos do PPH?
A nova resolução, além de unificar os procedimentos adotados para todos os PPHs, também eximirá INPI de publicar uma resolução para cada acordo de cooperação firmado, tornando o processo mais célere e descomplicado.

* A Resolução 252 está limitada aos países cujos escritórios já tinham acordos de PPH com o Brasil?
Não. Os acordos antigos serão terminados em 30/11/19 e serão aceitos requerimentos utilizando resultados dos Institutos que assinarem um novo acordo com o INPI. Por exemplo, o USPTO, o JPO e o EPO ainda não assinaram os acordos novos. até 30/11/19 é possível utilizar o resultado do exame destes escritório, mas a partir de 01/12/19, enquanto eles não assinarem um novo acordo, não será permitido utilizar o resultado exarado por estes escritórios para solicitar PPH no INPI. 

* É possível saber quais países já possuem os novos acordos firmados com o INPI após a data de 30/11/2019? Além disso, como poderemos saber os novos países que possuirão acordo após essa data? Será feito algum comunicado pelo INPI ou estará no site ?
Sim. São os institutos dos países que estão na tabela acima. Sempre que houver um novo acordo, o INPI irá divulgar nessa tabela. Adicionalmente, é frequente divulgarmos em nosso site e redes sociais a assinatura de novos acordos.  

* Com a publicação da resolução 252/2019, novembro de 2019 passará a ser considerado o último mês dos projetos-piloto vigentes?  
A resolução 252/2019 prevê a revogação das resoluções de todos os demais projetos-piloto de PPH vigentes. 
Sendo assim, o mês de novembro de 2019 passa a ser o último mês dos Projetos-piloto PPH INPI-EPO, PPH INPI-SIPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPI-JPO e PPH PROSUL III. Esta informação é válida para efeitos do limite de requerimentos. No caso, em novembro de 2019 não há limitação do número de requerimentos possíveis de serem efetuados por cada depositante. 

Quando inicia o exame técnico para efeitos da Resolução 252/2019, art. 3º, inciso IV? 
A publicação dos códigos de despachos [6.1], [6.21], [6.22], [7.1] e [9.1] configuram que o exame técnico foi iniciado. A partir destas publicações não será mais possível requerer o PPH, por força da Resolução 252/2019, art. 3º, item IV. 

Os campos técnicos ainda estão limitados àqueles estabelecidos pelos acordos de cooperação? 
Essa nova resolução não versa sobre os campos técnicos dos pedidos de patente para os quais o requerimento de participação nos programas de PPH serão feitas. Ou seja, não há limitação com relação aos campos técnicos. Os pedidos de patente classificados em qualquer Classificação Internacional de Patentes (CIP) serão aceitos.

Caso eu tenha um pedido de patente com prioridade US no campo de óleo e gás, eu só poderia solicitar o requerimento de PPH utilizando o exame do USPTO 
Com base na Resolução INPI PR 252/2019, no caso de um pedido de patente possuir prioridade US, ele apenas poderia participar do PPH utilizando o exame do USPTO. Isso independe do campo técnico. 

* É vetada a solicitação de entrada no programa com base em uma patente deferida/concedida por um país parceiro, se esse país não for o país do primeiro depósito? O novo PPH é restrito ao país de primeiro depósito de uma família de patentes?   
Sim. O Escritório de Primeiro Depósito (OFF) tem que ser o Escritório de Exame Anterior (OLE). Exceto quando o OFF for o INPI, nesse caso, pode o resultado de qualquer escritório parceiro. 

* Sobre a Portaria DIRPA nº 15/2019, que limita o número de requerimentos por Seção da Classificação Internacional de Patentes (CIP), quantos dígitos serão considerados (por exemplo, H, ou H0, ou H04 ou H04W)?  
Será considerada apenas a Seção da Classificação Internacional de Patentes (CIP). As seções vão de A a H. Então, por exemplo, serão aceitos até 100 (cem) requerimentos para pedidos de patente classificados na Seção A (Necessidades Humanas). Neste caso, os demais requerimentos para pedidos de patente também classificados na Seção A não serão conhecidos. 

* Os pedidos divididos poderão participar? Mesmo aqueles que o Escritório de Exame anterior não se manifestou sobre a unidade de invenção (ou falta desta)? É possível requerer PPHs apenas do pedido original, sem efetuar requerimento para os divididos
Sim. A nova resolução do PPH (252/19) permite a participação de pedidos de patente originais e divididos. Só é necessário efetuar o requerimento para o pedido de patente que se deseja priorização. Não é necessário efetuar o requerimento para os demais pedidos resultantes da divisão (sejam eles divididos ou o original). 

O que será considerado como "matéria igual ou mais restrita" conforme exigido pelo art. 3º, inciso IX? E o que ocorre quando forem necessárias adaptações em razão da prática local? Por exemplo, existem casos em que o quadro reivindicatório brasileiro é ajustado para reivindicações do tipo "Fórmula Suíça" para atender aos requisitos no Brasil, porém seu correspondente U mantém reivindicações de "método de tratamento". 
Ainda estamos elaborando o guia do usuário que irá explicar este entendimento. Mas o interessado pode consultar os guias do usuário dos Projetos-piloto PPH em voga para já saber de antemão qual deve ser a abordagem adotada.

* No caso do pedido de patente sofrer alterações após a concessão do PPH, ou deixar de atender as condições, o pedido de patente será cassado
Não, o pedido de patente não será cassado. O que será cassado é a condição de prioritário. Por exemplo, se o depositante restringe a matéria àquela considerada patenteável pelo escritório parceiro, tem o PPH concedido e altera o pedido antes da 1ª ação de exame, o que será cassado será a condição de prioritário. Neste caso, ele voltará ao trâmite normal. 

* No caso de um grupo empresarial com matriz na argentina e uma subsidiaria no Brasil, cada uma dessas empresas tem um pedido de patente que se enquadra nos demais critérios da Resolução 252/2019, essas empresas podem pedir o PPH no mesmo mês para os dois pedidos de patente a partir de 01/12/2019
Sim. Tratam-se de duas empresas distintas, cada uma com sua personalidade jurídica própria. 

Temos uma patente concedida nos Estados Unidos. A mesma patente, foi requerida aqui no Brasil com reivindicação de Prioridade unionista, neste caso se enquadra no Projeto-Piloto - PPH?
Atende um dos requisitos. Importante destacar que, além de ter a patente concedida nos Estados Unidos, é necessário que o processo de patente e o requerimento de PPH atendam ao disposto na Resolução INPI PR nº 252/19.

Caso exista um exame favorável na Europa, este poderia ser utilizado na solicitação de PPH-USPTO?
Não é possível utilizar um resultado de exame do EPO para requerer a participação no PPH INPI-USPTO. Caso exista um exame favorável na Europa, no momento do preenchimento do formulário, será necessário indicar que o resultado de exame apresentado é o Instituto Europeu de Patentes (EPO).

Pode participar o pedido brasileiro correspondente a um pedido depositado diretamente via PCT tendo o escritório chinês como Escritório Receptor (RO) e que teve uma opinião escrita favorável emitida pela Autoridade Internacional de Busca PCT/ISA/CN?
Neste caso não é possível participar. É necessário que o Escritório de Exame Anterior (o CNIPA) emita uma decisão de deferimento, conforme art. 3º, inciso VIII.

Pode participar um pedido de patente iniciado no Brasil (OFF) e que um escritório parceiro efetuou o exame antes (OEE)? 
Sim. um pedido iniciado no Brasil (OFF), examinado por um escritório parceiro antes (OEE), poderá sim solicitar PPH no INPI. 

Pode participar o pedido brasileiro correspondente de um pedido com prioridade chinesa (e ainda sem resultado de exame na China) e que teve uma patente de mesma família concedida no US.
Por força do art. 3º, VII, o Escritório de Primeiro Depósito deve ser o mesmo que o Escritório de Exame Anterior (exceto no caso do Escritório de Primeiro Exame ser o INPI quando é aceito qualquer Escritório de Exame Anterior contanto que tenha acordo de cooperação com o INPI). Sendo assim, um pedido com prioridade chinesa (e ainda sem resultado de exame na China) e que teve uma patente de mesma família concedida no US *não* pode participar do PPH no INPI.

Podemos requerer PPH no Brasil com base em uma patente EP reivindicando uma prioridade de qualquer membro da união já que Brasil tinha acordo anterior PPH com a União Europeia? Assume-se que a prioridade reivindicada no pedido BR é a mesma prioridade reivindicada na patente EP?
Não. Embora ambos pedidos pertençam a mesma família, a família de patentes tem que ter iniciado no INPI ou no Escritório de Exame Anterior (art. 3º, VI). No caso, o escritório de exame anterior é o EP e a prioridade é de outro “membro da união que Brasil tinha acordo” (FR, por exemplo). Ou seja, não são as mesmas (EP<>FR). Sendo assim, entendo que a resolução não permite essa participação.

O primeiro pedido depositado na Grã-Bretanha. Um ano depois se deposita o correspondente PCT sendo o escritório GB o Receiving Office. As fases BR e EP são iniciadas mais tarde. A patente EP é concedida. Temos PPH com a Grã-Bretanha. Podemos pedir PPH com base no PPH-UKIPO usando a patente EP concedida?
Não. Importante destacar que essa possibilidade do OFF ser mais de um país é atualmente aceitável apenas no PPH-PROSUL. Isto é, qualquer país do PROSUL pode ser o escritório de primeiro depósito e qualquer país do PROSUL pode ser o escritório de exame anterior. Com a entrada em vigor da nova resolução o Escritório de Primeiro Depósito deverá ser o mesmo que o Escritório de Primeiro Exame (ou o INPI). Inclusive para os países participantes do PROSUL.

Uma empresa deposita um primeiro pedido na Suíça. Dentro do prazo da CUP, deposita um pedido EP e um pedido BR. Posteriormente abandona o pedido original CH. O pedido BR pode se beneficiar no novo PPH?
Neste caso, não é possível. O art. 2º, III, define família de patentes como “conjunto de patentes e/ou pedidos de patente, nacionais ou com efeito de nacionais regulares, diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional”. Destaco que não há delimitação no sentido de “pedido de patente”. Ou seja, a definição inclui: “pedido de patente abandonado” (art. 29 da LPI); “pedido de patente retirado” (art. 29 da LPI); “pedido de patente nacional” (artigo 2, vi, do PCT); e “pedido de patente com efeito nacional regular” (como definido pelo Artigo 22, 4, do PCT). Adicionalmente, o art. 3º, VI, determina que o processo de patente deve pertencer a “uma família de patente cujo, pelo menos, pedido de patente mais antigo foi depositado no INPI ou no Escritório de Exame Anterior, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO)”. O ato do depósito ocorreu e o abandono do pedido suíço não altera essa situação. Concluindo, o pedido de patente mais antigo, neste caso, foi pedido de patente (nacional abandonado) Suíço.