Contrato de Tecnologia

Publicado por: CGCOM
Última atualização em Wednesday, October 16, 2013 4:08 PM Imprimir PDF
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1 – Por que fazer contratos envolvendo Propriedade Industrial e Tecnologia?
2 – Quais as principais vantagens normalmente apontadas no sistema de patentes em um processo de transferência de tecnologia?
3 – Quais os tipos de contratos averbáveis/registráveis no INPI?
4 – Quais os efeitos da averbação?
5 – Quais as formas do valor contratual?
6 – É obrigatória a averbação do Contrato de Franquia no INPI?
7 – Quais, então, as vantagens da averbação?
8 – Qual a lei que rege o sistema de franquia?
9 – O que é Circular de Oferta?
10 – A marca é importante no sistema de franquia e por quê?
11 – Onde posso fazer o pedido?
12 – Quem pode requerer averbação?
13 – Quanto custa?
14 – Qual a documentação a ser apresentada em um Pedido de Averbação?
15 – Qual o tempo de tramitação para decisão do INPI?
16 – Ficou com dúvida? Quer saber mais?

 

1 – Por que fazer contratos envolvendo Propriedade Industrial e Tecnologia?
Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa. Ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Para que estas transações sejam seguras e permitam envio de royalties para o exterior, existem contratos que devem ser averbados/registrados no INPI. Os contratos incluem desde licenciamento de patentes, desenhos industriais e uso de marca até assistência técnica e know-how. Sem contar as franquias, cujo registro, embora seja opcional, garante um acordo seguro e confere validade perante terceiros.

 

2 – Quais as principais vantagens normalmente apontadas no sistema de patentes em um processo de transferência de tecnologia?
Tratando-se de um título legal de propriedade, a patente pode ser licenciada ou cedida.
O contrato de transferência de tecnologia que envolve direito de propriedade é formulado através de uma licença exclusiva ou não.
Por se tratar de direitos exclusivos, as empresas conseguem uma melhor posição de mercado, ganhando tempo e experiência para testar e comercializar os produtos. Sendo um ativo mensurável, as patentes estimulam a realização de investimentos em pesquisa.

 

3 – Quais os tipos de contratos averbáveis/registráveis no INPI?

Licença para exploração de Patente e Desenho Industrial: contratos para autorizar a exploração por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial.

Licença para uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país.
Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositado ou concedidos no Brasil (know how).

Serviços de Assistência Técnica e Científica: Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

Franquia: envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas ou patentes envolvidas. Ela deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.

Cessão de Patente, Desenho Industrial e Marca: envolvem a transferência de titularidade e são passíveis de averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.
Clique aqui para saber mais sobre as modalidades contratuais.

 

4 – Quais os efeitos da averbação?

- legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada;
- permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica;
- produzir efeitos perante terceiros.

 

5 – Quais as formas do valor contratual?
As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados.

 

6 – É obrigatória a averbação do Contrato de Franquia no INPI?
A averbação é facultativa para contratos internos e necessária para os contratos cujos franqueadores são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos.

 

7 – Quais, então, as vantagens da averbação?
Nos contratos internos, para produzir efeitos em relação a terceiros. Já nos contratos de importação de franquia, além disso, legitimar os pagamentos ao exterior.

 

8 – Qual a lei que rege o sistema de franquia?
A Lei nº 8.955 de 15/12/94.

 

9 – O que é Circular de Oferta?
Constitui uma das exigências da Lei Brasileira, 8.995/94, exige que o franqueador entregue ao franqueado dez (10) dias antes da assinatura do contrato definitivo para análise. Neste documento deverá constar o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrações financeiras da empresa, perfil do "franqueado ideal", situação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI das marcas ou patentes e outros itens.

 

10 – A marca é importante no sistema de franquia e por quê?
Sim. A marca é o maior patrimônio do franqueador. No sistema de franquia, assim como no sistema unitário, a marca é a propaganda do negócio. Ela é o elo da rede de franquia. É bom lembrar que uma falha do franqueado afetará toda a rede, assim como a marca.

 

11 – Onde posso fazer o pedido?
O pedido pode ser feito na sede do INPI (Praça Mauá, 7 - térreo – Centro/ Rio de Janeiro) ou na representação do Instituto no seu estado. Você também pode fazer a solicitação por via postal: Rua Mayrink Veiga, 9 - 21º andar – Centro/ Rio de Janeiro, CEP: 20090-910. 

Clique aqui para ver a representação do INPI mais próxima de seu local.

 

12 – Quem pode requerer averbação?
Qualquer das partes contratantes.

 

13 – Quanto custa?
O pedido de averbação de contrato de know-how, por exemplo, custa R$ 2.250, caindo para R$ 900 no caso de pessoas naturais; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos.

Confira aqui todas as taxas relativas ao registro de contratos.

 

14 – Qual a documentação a ser apresentada em um Pedido de Averbação?
Formulário de Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas; Carta explicativa; Guia de Recolhimento da União (GRU); Procuração; Contrato e Aditivo ou Fatura; Traduções e Ficha Cadastro.

Clique aqui para ver instruções completas.

 

15 – Qual o tempo de tramitação para decisão do INPI?
30 dias, conforme Artigo 211, parágrafo único, Lei nº 9.279 de 14/05/96.

Quais são os serviços que não são caracterizados como transferência de tecnologia?
Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de averbação pelo INPI. Segue lista não exaustiva desses serviços:
- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos;
- Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Consultoria na área financeira;
- Consultoria na área comercial;
- Consultoria na área jurídica;
- Consultoria visando participação em licitação;
- Serviços de marketing;
- Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (software);
- Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- Licença de uso de programa de computador (software);
- Distribuição de programa de computador (software);
- Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

O INPI pode me ajudar no meu processo de transferência de tecnologia?
O INPI também realiza um serviço de assessoria às empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou para obter licenciamento no Brasil e/ou no exterior, da seguinte forma:

Tecnológica
- Elaborando estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia - nos setores industriais e de serviços, baseados nas averbações efetuadas pelo INPI - colocando à disposição do governo e dos interessados, visando dar subsídios à formulação da política setoriais e governamentais específica.
- Elaborando, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know-how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional - a pedido da parte interessada.

Contratual
- Colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, visando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada.
- Colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional - colocando-os à disposição dos interessados.

 

 

16 – Ficou com dúvida? Quer saber mais?
Você pode mandar mensagem pelo sistema “Fale Conosco”, disponível no Portal do INPI.


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