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Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações

por CGCOM última modificação 23/05/2017 10h23
Colaboradores: Maria Tereza Carvalho dos Santos, Vitoria Orind, Ana Paula Melloni, Dirceu Teruya

Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa, ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Pode ainda preferir adquirir conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial. Para que estas transações sejam seguras e permitam a realização do pagamento ao exterior, existem contratos que devem ser averbados e/ou registrados no INPI.

Os tipos de contratos existentes são as cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de tecnologia (know-how).  Também são registradas as franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros. Estes são os assuntos a serem explicados nesta página.

 

Licenciamento ou cessão de direitos, aquisição de conhecimento e franquia

Este item apresenta os requisitos para os seguintes tipos de contratos:

1) Licença e cessão para exploração de patente e desenho industrial: contratos para autorizar a exploração por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial.

Para solicitar a licença compulsória de uma patente, é preciso apresentar: uma GRU paga; um formulário requerendo a licença; e documentos que justifiquem o pedido de licenciamento compulsório, como um estudo de mercado que comprove a exploração deficiente do objeto da patente. O solicitante deverá possuir auto-suficiência para exploração deste objeto.

Neste caso, o processo é o seguinte: a partir da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI), o detentor da patente terá 60 dias para apresentar contra-argumento. Após esta etapa, o INPI tem 30 dias para examinar o pedido. A decisão poderá sofrer recurso administrativo.

2) Licença e cessão para uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país.

3) Franquia: envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas ou patentes envolvidas. Ela deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.

4) Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How).

5) Serviços de Assistência Técnica e Científica: incluem a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados. 

Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de registro pelo INPI. Veja na Resolução nº 156/2015 a lista dos serviços.

 

Clique aqui e saiba mais sobre as modalidades contratuais.


Saiba quais são os documentos necessários para requerer a averbação/registro dos contratos.

Acesse os formulários do INPI.


Como pedir o serviço

O pedido deve ser feito por meio do Formulário Eletrônico de Contratos de Tecnologia - e-Contratos. Para mais informações sobre o requerimento eletrônico,  acesse o Manual do Formulário Eletrônico de Contratos de Tecnologia no passo 4 do Guia Básico.

AtençãoA Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, a partir de 01/01/2017, somente  receberá os protocolos de requerimento de averbação de contratos e faturas e demais petições por meio do Peticionamento Eletrônico de Contratos de Tecnologia do Sistema e-Contratos, conforme determinado no Artigo 6º da Resolução nº 170/2016.

O Sistema e-Contratos encontra-se disponível no sítio eletrônico do INPI no link https://gru.inpi.gov.br/contrato/

 

Como funciona o processo de averbação

Ao protocolar um requerimento de qualquer natureza no INPI (averbação de contrato, fatura, petição ou consulta), o usuário recebe uma numeração definitiva do seu pedido, conforme especificado na Resolução nº 135/2014. Esse requerimento poderá ser reconhecido (código 150 de notificação da Revista da Propriedade Industrial - RPI) ou ser considerado inexistente (código 140 na RPI).

São considerados requerimentos inexistentes (código 140 na RPI) aqueles cujos documentos apresentados pelo usuário não atendam às disposições definidas pela IN nº 16/2013 e/ou quando a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pagamento pela retribuição pelos serviços não for conciliada. Neste caso, o usuário deve protocolar um novo requerimento, observando os requisitos necessários para o reconhecimento do pedido.

Os requerimentos reconhecidos (código 150 de notificação da RPI) seguem para decisão da área técnica do INPI. A decisão é publicada em até 30 dias, contados a partir do dia subsequente à notificação na RPI. A decisão da área técnica pode ser pelo deferimento, solicitação de cumprimento de exigência ou ainda indeferimento dos requerimentos. 

O deferimento dos requerimentos, que implicam em emissão do Certificado de Averbação, é notificado na RPI com o código 350. O documento expedido pelo INPI é disponibilizado em meio digital. Para emitir os certificados, acesse a Busca Web. 

As respostas às consultas formuladas à área de Contratos também são notificadas na RPI, por meio do código 155 e são acompanhadas de carta encaminhada para o local selecionado no formulário eletrônico.

Os requerimentos que sofrem exigência são notificados na RPI por meio do código 145 e o conteúdo das exigências formuladas pelo INPI é informado aos requerentes por cartas, que são encaminhadas para o local selecionado no formulário eletrônico.

O prazo para cumprimento das exigências é de 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação da notificação do código 145 na RPI. Caso não sejam cumpridas as exigências no prazo (ou caso não seja solicitada pelo requerente a prorrogação do prazo para o cumprimento das exigências), os requerimentos são arquivados e notificados com a publicação do código 185 na RPI. 

Os requerimentos podem ainda ser indeferidos pela área técnica do INPI por não atenderem às normas e procedimentos em vigor, sendo esta decisão notificada por meio do código 130 para o caso dos requerimentos de averbação e código 135 para quaisquer outras petições indeferidas. Nestes casos, o interessado pode apresentar recurso ao presidente do INPI em até 60 dias, contados a partir da publicação na RPI, por meio de petição, esclarecendo as razões que fundamentam a discordância da decisão. 

O recurso interposto é notificado por meio do código 210 na RPI para manifestação de terceiros no prazo de até 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação. A decisão do recurso é notificada, por sua vez, pelo código 272. 

Todas as manifestações dos usuários (como solicitações de prorrogação de prazo, cumprimento de exigência, recursos, apresentação de aditivo e informações complementares) devem ser feitas por meio de petição eletrônica protocolada no sistema e-Contratos.

No caso de deferimento do requerimento, será expedido o certificado de averbação e notificado pela publicação do código 350 na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O documento expedido pelo INPI será disponibilizada em meio digital. Para emitir os certificados, acesse a Busca Web. 

 

Remessas ao exterior por transferência de tecnologia

Clique aqui para acessar os procedimentos necessários para efetuar os pagamentos ao exterior após a expedição do certificado de averbação pelo INPI.

 

Consulta

O serviço de consulta da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) oferece aos usuários esclarecimentos e manifestação quanto aos requisitos e procedimentos de análise para efeito de averbação que são utilizados no INPI.

 O serviço de consulta também pode ser usado para solicitar análises preliminares de minutas de contratos, faturas e documentos relacionados.

 Para apresentar a consulta você precisa gerar uma GRU,e protocolar no sistema e-Contratos, adicionando uma carta explicativa contendo o esclarecimentos ou questionamento, e/ou minuta do contrato ou fatura (se for o caso).

 Este serviço está disponível por meio do e-Contratos.


Assessoria à transferência de tecnologia

O INPI também realiza um serviço de assessoria às empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou para obter licenciamento no Brasil e/ou no exterior, da seguinte forma:


Tecnológica

1) Elaborando estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia - nos setores industriais e de serviços, baseados nas averbações efetuadas pelo INPI - colocando à disposição do governo e dos interessados, visando dar subsídios à formulação da política setoriais e governamentais específica.

2) Elaborando, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know-how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional - a pedido da parte interessada.

 

Contratual 

1) Colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, visando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada.

2) Colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional - colocando-os à disposição dos interessados. 

 

Dúvidas?

Você poderá tirar suas dúvidas quanto aos aspectos técnicos do contrato, encaminhando suas questões pelo sistema  Fale Conosco.