Você está aqui: Página Inicial > Serviços > Transferência de Tecnologia > Tipos de contratos

Tipos de contratos

por CGCOM última modificação 31/07/2017 12h08

Licença de Uso de Marca (UM)

 Definição: O contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Objeto: Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro da marca depositado no INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a marca.

 Valor: Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos ou receita líquida auferida pelos serviços objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. A remuneração só é possível pelo registro da marca expedida pelo INPI. Os pedidos de marcas não farão jus a remuneração. Quando o pedido virar registro, o requerente deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, e a remuneração irá retroagir a data de publicação do deferimento do registro da marca na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

 Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das marcas registradas que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

 O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

 Cessão de Marca (CM)

 Definição: Contratos que objetivam a cessão de marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigos 134 a 138 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Para requerer a averbação de um contrato de cessão de marca é necessário que a marca esteja regularmente depositada ou registrada no INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas a transferência de titularidade do pedido de registro depositado ou da marca registrada. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

 Objeto: Os contratos de Cessão de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI.

 Valor: A remuneração do contrato de cessão de pedido de registro da marca e de marca registrada é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença para Exploração de Patentes (EP)

 Definição: Contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Objeto: Os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número do pedido ou da patente depositada ou concedida pelo INPI, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente.

 Valor: Nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de patentes ainda não concedidos terão a remuneração suspensa até a concessão da patente. Quando a patente for concedida, a empresa deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

 Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

Cessão de Patente (CP)

 Definição: Contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigo 58 e 59 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Para requerer a averbação de um contrato de cessão de patente é necessário que a patente esteja regularmente depositada ou concedida pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados a transferência de titularidade da patente ou do pedido de patente. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

 Objeto: Os contratos de Cessão de Patente deverão indicar o número e o título da patente ou do pedido de patente depositado no INPI.

 Valor: A remuneração do contrato de cessão do pedido de patente e de patente é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

 Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI)

 Definição: Contratos que objetivam a licença de exploração de desenho industrial registrado e/ou pedido depositado no INPI, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Objeto: Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão indicar o número do pedido ou do registro do desenho industrial, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar o desenho industrial.

 Valor: Nos contratos que envolvem desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato e valor fixo por unidade vendida. Os pedidos de desenho industrial terão a remuneração suspensa até o registro do desenho industrial. Quando o desenho industrial for registrado, a empresa deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

 Prazo: Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência dos registros de desenho industrial que serão licenciados. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

 O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

Cessão de Desenho Industrial (CDI)

 Definição: Contratos que objetivam a cessão do desenho industrial ou do pedido de desenho industrial depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

 Para requerer a averbação de um contrato de cessão de desenho industrial é necessário que o desenho industrial esteja regularmente depositado ou registrado pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas a transferência de titularidade do desenho industrial. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

 Objeto: Os contratos de Cessão de Desenho Industrial deverão indicar o número do pedido ou do registro do desenho industrial no INPI.

 Valor: A remuneração do contrato de cessão do pedido de desenho industrial e de desenho industrial é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

 Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença Compulsória de Patente

 Definição: Licença compulsória é a exploração efetiva, por terceiros, do objeto de patente regularmente concedida pelo INPI, identificando direito de propriedade industrial, devendo respeitar o disposto nos artigos 68 a 74 da Lei n° 9.279/1996 (LPI), além do Decreto nº 3.201, de 06/10/1999 e do Decreto nº 4.830, de 04/09/2003.

 O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, entre outos razões elencadas no art. 68 da lei 9.279/96, devido a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto. A licença compulsória somente será requerida depois de decorridos três anos da concessão da patente.

 Esta licença somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente e/ou pedido de patente.

 A Licença Compulsória poderá ser apresentada de duas formas:

a) Licenças de interesse privado podem ser apresentadas por abuso de direito ou por abuso de poder econômico;

b) Licenças de interesse público têm como finalidade atender situações de emergência nacional ou de interesse público, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Poderá ser concedida de ofício licença compulsória para exploração da patente, temporária e não exclusiva, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

 Objeto: O Pedido de Licença Compulsória de Patente indicará o número e o título do pedido ou da patente e as condições relacionadas com a exploração do privilégio. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Valor: As remunerações mais usuais são percentual sobre o preço líquido de venda, valor fixo por unidade vendida; assistência técnica, individualizando técnicos e indicando diárias.

Prazo: Os contratos são averbados no máximo pelo prazo de vigência das patentes que serão licenciadas.

O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessâo da licença, admitida a interrupção por igual período, salvo razões legítimas. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido tal prazo.

Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI)

 Definição: Contratos que objetivam a licença para exploração de topografia de circuito integrado registrado no INPI pelo titular do registro, devendo respeitar o disposto nos Artigos 44 a 46 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

 Objeto: Os contratos de Licença Topografia de Circuito Integrado deverão indicar o número do pedido e/ou registro depositado ou concedido pelo INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a topografia de circuito integrado.

 Valor: Nos contratos que envolvem topografia de circuito integrado as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de registro de topografia de circuito integrado terão a remuneração suspensa até a concessão do registro. Quando concedido o requerente deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

 Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

 Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI)

 Definição: Contratos que objetivam a cessão de topografia de circuito integrado registrado no INPI, implicando na transferência de titularidade e podendo a cessão ser total ou parcial, devendo respeitar o disposto nos Artigos 41 a 43 da Lei nº 11.484/2007.

Para requerer a averbação de um contrato de cessão de topografia de circuito integrado é necessário o registro pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados a transferência de titularidade da topografia de circuito integrado. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

 Objeto: Os contratos de Cessão de Topografia de Circuito Integrado deverão indicar o número da topografia de circuito integrado depositado ou concedido pelo INPI.

 Valor: A remuneração do contrato de cessão de pedido ou registro de topografia de circuito integrado é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

 Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

 Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado

 Definição: Contratos que objetivam uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de um pedido ou registro de topografia de circuito integrado depositado ou registrado no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 47 a 54 da Lei nº 11.484/2007.

 Poderão ser concedidas licenças compulsórias para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade. A licença terá caráter de não exclusividade e será intransferível.

Esta licença somente poderá ser requerida ao requerente com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da topografia de circuito integrado e/ou pedido da topografia de circuito integrado.

 Objeto: Esses contratos deverão indicar o número do pedido e/ou registro depositado ou concedido pelo INPI O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro.

Valor: O titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida.

Prazo: Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.

 Fornecimento de Tecnologia (FT)

 Definição: O contrato de Fornecimento de Tecnologia tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil, e o contrato deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos.

Objeto: Os contratos deverão conter uma identificação dos produtos e/ou processos ou serviços no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária.

 Valor: As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, usualmente apurada com base em percentagem incidente sobre o preço líquido de venda do produto resultante da aplicação da tecnologia; ou valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Caso haja pagamento adicional pela assistência técnica prestada o contrato deverá indicar o número de técnicos envolvidos e determinar suas respectivas diárias.

 Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo declarado do contrato. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de registro ao INPI.

 O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Registro. Além disso, é necessário demonstrar a capacitação da adquirente e a obtenção de resultados reais derivados da incorporação da tecnologia.

 Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, o requerente deve protocolar por meio de petição de Alteração de Certificado de Registro, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

 Definição: Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.

 Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96 alguns serviços técnicos também são dispensados de registro pelo INPI. Veja lista dos serviços na Resolução/INPI nº 156/2015. (Link)

 Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica que impliquem transferência de tecnologia entre partes domiciliados no Brasil são passíveis de registro no INPI. Os contratos de exportação de serviços de assistência técnica e científica são dispensados de registro no INPI.

 Objeto: O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e científica deverá estar relacionado com o escopo de serviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas,

O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados.

 Valor: Nesses contratos é necessária a explicitação do custo em função do número de técnicos estrangeiros, as qualificações dos técnicos; o número de horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

 Exemplo de cláusula de remuneração ou anexo:

 Pelos serviços prestados pela Cedente durante a vigência deste contrato, a Cessionária deverá pagar à Cedente o valor de EUR 81.900,00, conforme indicado no quadro abaixo:

 

Qualificação do técnico

Nº de técnicos

Custo da taxa/hora ou dia por técnico

Estimativa de horas/dias por qualificação de técnico

Total

Engenheiro

2

90,00

535

48.150,00

Engenheiro Sênior

1

99,00

250

24750,00

Engenheiro de Projeto

1

112,50

40

4.500,00

Gerente de Projeto

1

112,50

40

4.500,00

TOTAL

81.900,00

 Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou pelo período de realização dos serviços, de acordo com o contrato.

 O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo declarado do contrato no Certificado de Registro. Além disso, é necessário descrever os serviços realizados ou a serem realizados e informar sobre o processo de capacitação dos técnicos da empresa cessionária com identificação da categoria profissional e financeiro indicando os valores remetidos.

 Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Registro, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado. 

 Franquia (FRA)

 Definição: Contratos que se destinam à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão indicar a caracterização completa do pedido ou da marca registrada e/ou pedido depositado ou patente concedida envolvida na franquia. Devendo ainda ser apresentado a Circular de Oferta de Franquia (COF) ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos da Lei nº 8.955/94 (Lei de Franquia). (LINK)

 A Circular de Oferta, dentre outros aspectos citados na Lei de Franquia, deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado "ideal"; situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas. A Circular deverá ser entregue ao franqueado dez dias antes da assinatura do contrato.

 O contrato de máster franquia compreende a concessão de direito à empresa franqueada de subfranquear o sistema de franquia em áreas específicas. O contrato de subfranquia compreende as autorizações concedidas pelo franqueador a um subfranqueador para formalizar um contrato de subfranquia.

 Objeto: Os contratos deverão relacionar os pedidos depositados ou marcas registradas e/ou os pedidos depositados ou patentes concedidas pelo INPI, as condições de exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários.

 Valor: A remuneração dos contratos estipula usualmente taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.

 Prazo: Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas registradas e/ou patentes concedidas pelo INPI envolvidas na franquia.